¿Qué signos no pueden registrarse?

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En el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se señalan los motivos de la negación absoluta, es decir, los intereses generales para la negación:

– Incumplimiento del artículo 134: no puede constituir una marca registrada según el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina;
– No distintivo: carece carácter distintivo;
– Forma cotidiana: consta únicamente de la forma cotidiana de los productos o de su envasado, o de formas o características dictadas por la naturaleza o función del producto o servicio en cuestión;
– Ventaja de forma funcional o técnica: consiste únicamente en formas u otros elementos que ofrezcan una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al que se aplican;
– Descriptivo: consiste únicamente en un signo o declaración que puede servir en el negocio para describir la calidad, cantidad, propósito, valor, lugar de origen o tiempo de producción de, o para impartir otros datos, características o información con respecto a los productos o servicios para los que se utilizará el signo o la declaración, incluidas las expresiones que exaltan dichos productos o servicios;
– Genérico o técnico: consiste únicamente en un signo o declaración que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio en cuestión;
– Uso común: consiste solamente o se ha convertido en la designación para el producto o el servicio referido en el idioma o el uso diario del país;
– Aislamiento del color: consiste en un color en aislamiento, sin ninguna demarcación para darle una forma específica;
– Engaño: es susceptible de engañar a los círculos empresariales o al público, en particular en cuanto a la fuente, naturaleza, métodos de fabricación, características o cualidades de los bienes o servicios en cuestión, o su idoneidad para su propósito;
– Denominación de origen: reproduce, imita o contiene una denominación de origen protegida para los mismos o diferentes bienes en los que el uso del signo podría crear un riesgo de confusión o asociación con dicha denominación, o podría constituir una apropiación indebida de su notoriedad;
– Contiene una denominación de origen protegida para vinos y licores;
– Indicación geográfica: consta de una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de causar confusión respecto de los productos o servicios a los que se aplica;
– Signos de estado de imitación: reproduce o imita, sin el permiso de las autoridades competentes, ya sea como marcas o como elementos de marcas, escudos, banderas, emblemas o signos y marcas oficiales que denoten el control y la garantía adoptados por los Estados, y cualquier imitación del mismo desde el punto de vista heráldica, y también los escudos de armas, banderas y otros emblemas, nombres o nombres abreviados de cualquier organización internacional;
– Normas técnicas: reproducir o imitar los signos que denoten la conformidad con las normas técnicas, excepto cuando el registro del mismo sea solicitado por el organismo nacional responsable de las normas y requisitos de calidad;
– Variedad vegetal: reproduzca, imite o incluya la denominación de una variedad vegetal protegida en un país miembro (Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú) o en el extranjero, si el signo está destinado a bienes o servicios relacionados con dicha variedad, o cuando dicho uso sea susceptibles de causar confusión o asociación con ella;
– Contra ley, etc.: es contrario a la ley, a la moralidad, a la política pública o a la práctica apropiada.

A pesar de las disposiciones “no distintivas”, “descriptivas”, “genéricas”, “uso común” o “aislamiento de color”, un signo puede registrarse como marca si la persona que solicita el registro, o su director, ha estado haciendo un uso constante de la misma en el país miembro, y cuando el efecto de tal uso haya sido que el signo haya adquirido carácter distintivo en relación con los productos o servicios a los que se haya aplicado (segundo significado – teoría de la distinción adquirida).

Se debe saber que las solicitudes de registro de signos distintivos debido a la distinción adquirida exigen un vasto material de pruebas que proporciona la convicción necesaria para apuntar a la identificación directa de los consumidores como una marca en el mercado.

En el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se encuentran los motivos relativos, es decir, motivos particulares, para la negación:

– Riesgo de confusión con la marca anterior: son idénticos o similares a una marca previamente archivada para su registro o registrada por un tercero con respecto a los mismos bienes o servicios, o por bienes o servicios con respecto a los cuales el uso de la marca podría causar un riesgo de confusión o asociación;
– Riesgo de confusión con el nombre comercial: son idénticos o similares a un nombre comercial protegido o a una etiqueta o firma comercial, en la medida en que pudieran, bajo las circunstancias, crear un riesgo de confusión o asociación;
– Riesgo de confusión con eslogan: son idénticos o similares a un eslogan publicitario sometido para registro, en la medida en que su uso pueda, bajo las circunstancias, crear un riesgo de confusión o asociación;
– Distribuidor: son idénticos o similares al signo distintivo de un tercero, en la medida en que su uso podría, bajo las circunstancias, crear un riesgo de confusión o asociación donde el solicitante es o ha sido un representante o distribuidor de, o una persona autorizado expresamente por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero;
– Derecho de imagen: consisten en un signo que afecta la identidad o el prestigio de las entidades jurídicas con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, o personas naturales, incluyendo especialmente el nombre, apellido, firma, título, seudónimo, semejanza, retrato o la caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector relevante del público como persona distinta del solicitante, excepto cuando el consentimiento de esa persona o, si es fallecido, el de los declarados herederos se pruebe.
– Derechos de autor: consisten en un signo que infringe los derechos de propiedad industrial o de derecho de autor de un tercero, excepto cuando se haya obtenido el consentimiento de éste último;
– Comunidad indígena afro-americana o local: consisten en los nombres de las comunidades indígenas afro-americanas o locales, o los nombres, palabras, letras, caracteres, o signos utilizados para distinguir sus bienes o servicios, o la forma de su procesamiento, o que constituyan una expresión de su cultura o práctica, excepto cuando la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso;
– Top de mind: constituyen una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de todo o parte de un signo distintivo bien conocido cuyo titular es un tercero, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso será susceptible de crear un riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus bienes o servicios, constituirá una apropiación indebida del prestigio del signo o dilución de su poder distintivo o comercial o valor publicitario.